Cybersquatting : faites comme Victoria Beckham !

Des décisions rendues récemment ont attiré mon attention, non pas qu’elles étaient mal rédigées, bien au contraire, mais parce que je n’ai toujours pas réussi à trouver quels étaient les arguments qui ont motivé le requérant à agir … et pourquoi c’est la procédure UDRP qui a été retenue.

Je pense que nous avons changé d’époque en ce qui concerne la résolution des litiges en matière de noms de domaine. L’époque où 1 dépôt frauduleux = 1 contestation de type UDRP est bien révolue. Et tant mieux si elle a fait les beaux jours de certains Conseils spécialisés.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où le pragmatisme est roi et où seule la conjonction de certains facteurs doit permettre de justifier l’engagement de frais de récupération. Il va donc falloir choisir ses batailles, à l’heure où la France fait encore partie du top 5 des déposants de procédures dans le monde.

victoria-beckhamCybersquatting : y faire face autrement

En d’autres termes, il va falloir apprendre réagir graduellement face au cybersquatting car il y en aura toujours et, mauvaise nouvelle, il y en aura de plus en plus ! C’est pourquoi je conseille aujourd’hui la mise en place systématique de grilles d’analyse et de décision permettant de faire une lecture précise des situations potentiellement « à risque ».

L’équation est simple : nous vivions jusqu’à la fin du 2ème semestre 2013, c’est-à-dire avant que le nommage ne fasse « boom » (ou « plouf » … selon votre avis sur le sujet), avec environ 300 extensions réparties entre des extensions génériques (gTLDs) et des extensions pays (ccTLDs). Et tout n’allait pas si mal … sauf que le programme des nouvelles extensions de l’ICANN va rajouter 700 extensions « cybersquattables » à l’édifice. Et là ça coince.

Avec des dispositifs peu protecteurs (la Trademark Clearinghouse – TMCH – permet surtout de se protéger durant les Sunrise) ou aussi onéreux que les DPML proposées par Rightside Registry ou encore Donuts (voire même Minds + Machines), inutile de dire que les titulaires de marques se sont cantonnés à travailler à la protection de leurs marques « blockbusters » … et ils ont eu bien raison.

En revanche, et vous l’aurez compris, toutes les conditions sont bien réunies pour que les enregistrements frauduleux de noms de domaine se développent à vitesse grand V.

Surveiller de manière agile

La solution est simple : elle passe par la mise en œuvre de services de surveillance de marque parmi les noms de domaine. Concrètement, cela signifie recevoir une alerte à chaque fois qu’un tiers enregistre un nom de domaine reprenant ou imitant une marque donnée. Ces services sont bien entendu moins onéreux que les réservations en masse.

Recevoir une alerte c’est bien, analyser en profondeur et surtout en permanence les résultats pour les confronter à une grille d’analyse et de décision c’est mieux et c’est là l’objet de ce propos : l’engagement d’un contentieux extrajudiciaire n’est aujourd’hui concevable que dans l’hypothèse où un scoring de la situation aura permis de déterminer de manière factuelle et détaillée la dangerosité de la situation rencontrée.

Alors si dans l’affaire Victoria Beckham (décision WIPO D2015-0840), je peux tout à fait concevoir de demander le transfert d’un nom de domaine (même) en .BIZ <victoria-beckham.biz> qui redirige les utilisateurs de ce nom de domaine vers du contenu à caractère pornographique, j’ai plus de mal à trouver les raisons qui ont poussé la société française xxxxxxxxx (m’écrire pour obtenir la décision, je ne souhaite stigmatiser personne) à demander la radiation (il sera donc certainement repris par un tiers) du nom de domaine <xxxxxxxxxxxx.com> récemment enregistré (2014), proche de son expiration au moment de la décision (août 2015), non utilisé, qui de surcroît constitue une variante typographique de la marque qu’il contient et pour lequel il existait une procédure ad hoc permettant de demander son annulation sans bourse délier !!!!

Des critères liés (i) au nom de domaine cybersquatté (syntaxe), (ii) au contenu du site qui y est lié, (iii) au trafic associé et (iv) à la personne qui a procédé à l’enregistrement sont autant de points d’analyse servant à qualifier une situation donnée. Heureusement, et face au nombre de cas parfois rencontré, cette analyse peut s’effectuer de manière quasi automatique. Il ne reste alors plus qu’à choisir la procédure la plus adaptée, pas la plus populaire.

Une nouvelle étape se profile donc pour les titulaires de marques en vue de la mise en œuvre de stratégies de défense plus efficaces.

Le .COM trop « cheesy » pour Barclays ?

Les banques ont décidément beaucoup de travail en ce moment, surtout lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la protection de leurs marques sur Internet.

C’est au moment même où s’ouvre le .BANK (cf. mon article sur le sujet in Les Echos : « Un nouveau nom de domaine hautement sécurisé pour les banques« ) que l’établissement financier d’origine britannique, Barclays, décide de communiquer sur sa migration progressive depuis son « traditionnel » .COM vers le .BARCLAYS.

L’objectif de la banque britannique est multiple :

  • Faciliter l’expérience utilisateur en la simplifiant et en la clarifiant face aux complexités du nommage actuel,
  • Renforcer le niveau de sécurité en contrôlant toute la chaîne digitale,
  • Augmenter la confiance utilisateur en le rassurant sur le fait qu’il est bien chez Barclays,
  • Innover face au .COM trop « traditionnel ».

Une démarche pleine de bon sens selon moi et parfaitement adaptée aux problématiques d’une banque au rayonnement international.

Lire : le communiqué de Barclays sur la question

Ordonnance #4 : La Trademark Clearinghouse dans tous ses états

Le dispositif mis en œuvre par l’ICANN pour accompagner les marques dans la mise en route des nouvelles extensions devait être simple et efficace. La réalité est légèrement différente puisque la Trademark Clearinghouse comporte un certain nombre de défauts, et non des moindres :

  • elle est un outil, ni plus ni moins, et elle fait reposer la complexité des nouvelles extensions sur le titulaire des droits antérieurs ;
  • elle est chère et ce coût d’environ 200€ par marque et par an (quasiment toujours non prévu par les entreprises), vient s’ajouter aux frais (eux-mêmes élevés) qui seront demandés par les registres des newGTLDs au moment des ouvertures de période de Sunrise ;
  • elle offre des spécifications techniques complexes qui ont par ailleurs tendance à mettre en captivité le déposant chez le Registrar ou l’intermédiaire auprès duquel il aura effectué son dépôt TMCH. La concurrence ne joue donc plus dans un univers où la bataille des prix devrait pourtant faire rage.

J’oublie volontairement de parler de l’inutilité des « Trademark Claim Services » proposés par la Trademark Clearinghouse qui ne feront que reculer, ou pas d’ailleurs, le problème du cybersquatting.

Les plus optimistes, dont je fais partie, diront donc qu’à défaut d’être parfaite, la Trademark Clearinghouse a le mérite d’exister et que si elle ne règle en aucune manière le problème du cybersquatting, elle permet néanmoins d’aborder avec un peu plus de sérénité l’arrivée des nouvelles extensions Internet.

Elle permet en effet, à travers un corps de règles appelé « Trademark Clearinghouse Guidelines » :

  • de bénéficier d’une priorité d’enregistrement au moment des ouvertures des nouvelles extensions Internet (périodes de Sunrise),
  • de bénéficier d’un système d’alerte en cas d’enregistrement abusif,
  • d’avoir un accès simplifié à la procédure Uniforme de Suspension Rapide, dite URS (Uniform Rapid Suspension System)… ou URSS pour les puristes ;-)

La condition sine qua none pour bénéficier de ces 3 avantages étant de procéder aux déclarations des marques au sein de la TMCH. Et c’est justement là que ça se complique. Allez, soyons jusqu’au-boutistes et parlons même de cauchemars à venir pour les titulaires de marques.

En effet, et pour l’ensemble de la communauté qui s’intéresse à cette question, sans déclaration validée au sein de la TMCH, exit l’accès aux procédures de Sunrise des nouvelles extensions. Dès lors, quelle ne fut pas ma surprise lors du Registrar Day de l’AFNIC d’entendre que pour les 17 extensions opérées techniquement par le Registre du .FR, il serait possible de contourner le dispositif TMCH en vigueur et donc d’accéder aux périodes de Sunrise des 17 extensions concernées sur la simple base d’une marque identique régulièrement enregistrée dans la base de l’INPI.

Cette solution aurait pu être intéressante mais en introduisant des dérogations à la règle d’accès aux périodes de Sunrise, elle donne manifestement des idées aux autres porteurs de projets de nouvelles extensions … à moins que cela ne soit les porteurs des extensions AFNIC qui n’aient été inspirés par d’autres.

Sans dévoiler de noms car les informations sont à vérifier, de nombreux porteurs de projets envisagent en effet de mettre en œuvre des règles légèrement, voire même complètement dérogatoires au dispositif actuel. Les règles d’accès aux périodes de Sunrise pour les titulaires de marques risquent fort de se démultiplier et de se complexifier dans les prochaines semaines.

Une question de fond se pose donc : celle de l’obligation d’utiliser le dispositif de Trademark Clearinghouse tel que mis en œuvre par l’ICANN (Tandem IBM / DELOITTE). Interrogé sur le sujet, le registre de la Trademark Clearinghouse confirme cette obligation … l’AFNIC de son côté affirme le contraire.

Reste à savoir quelle sera la position de l’ICANN. Le Doc continue son enquête, du côté de Marina del Rey (Californie) cette fois-ci !

Colloque « noms de domaine et réseaux sociaux » … 200 professionnels présents !

C’était pour moi l’événement de l’année ! Après avoir travaillé d’arrache-pied pendant près d’un an avec l’IRPI, nous avons finalement réussi à rassembler, dans un cadre aussi prestigieux que l’Hôtel Potocki, 200 professionnels, avocats, conseils en propriété industrielle, juristes d’entreprises mais également responsables marketing, référenceurs, directeurs de communication …

Colloque INDOM / IRPI : "Noms de domaine et réseaux sociaux" (19/10/2010 @ Hôtel POTOCKI, CCIP Paris)

Les débats se sont ouverts avec Marie-Emmanuelle HAAS (Avocat, CASALONGA Avocats), Grégory POUY (Directeur Média et Social Média, Agence NURUN) et Stéphane VAN GELDER (Directeur Général, INDOM), lesquels nous ont dressé un panorama des enjeux marketing, économiques et juridiques en matière de noms de domaine et de réseaux sociaux.

J’ai ensuite eu le plaisir d’animer une table ronde réunissant des experts venus de tous horizons.

C’est ainsi que Stéphanie MOURET (Legal Cousel, AREVA) et Gaëlle de PARCEVAUX (Intellectual Property Counsel, Groupe PERNOD RICARD) nous ont livré un témoignage très pratique sur les conflits rencontrés par les entreprises (détournement de marques, atteintes au patronyme, cybersquatting de usernames …).

Dans un second temps, Jacques de WERRA (Professeur, Université de Genève), Cédric MANARA (Professeur, l’EDHEC Business School) et Alexandre NAPPEY (Conseil en Propriété Intellectuelle, MEYER & PARTENAIRES, et  Arbitre à l’OMPI) nous ont successivement livré leurs retours d’expériences en matière d’approche et de résolution des conflits.

L’ensemble des débats a été filmé et sera bientôt accessible sur le Net. C’est un peu de la « PI on demand » ! Je vous tiendrai informé de la publication.

Le 19 octobre prochain, le Doc mettra son plus beau costume

Communiquer en toute sécurité sur Internet, tel est le thème du colloque que j’organise avec l’IRPI, le 19 octobre prochain.

Mes réponses à l’interview réalisée par Sophie AUDOUSSET pour www.domaines.info


C’est la première fois que se tient un colloque sur ce thème ?

En effet, avec le développement rapide des réseaux sociaux et l’arrivée imminente des extensions personnalisées, les entreprises sont exposées à de nouveaux risques.

Ce colloque est donc l’occasion d’allier deux visions, celle de l’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle), fruit du partenariat entre la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et l’Université Paris 2, et celle d’un Conseil en nom de domaine tel qu’INDOM, plongé au cœur des évolutions en matière de nommage sur Internet. Il s’adresse donc aux professionnels (juristes d’entreprises, avocats, conseils, webmasters…), aujourd’hui confrontés à de nouveaux risques sur Internet.

Pourquoi avoir choisi d’associer les noms de domaine et les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux, qu’on peut définir comme des « plateformes relationnelles », et les noms de domaine, qui permettent d’identifier un site Web sur Internet, ont un dénominateur commun : ils sont tous deux des éléments clés de l’identité numérique des entreprises et de leurs marques.

Les seuls extraits Kbis et/ou marques déposées ne sont plus suffisants pour prospérer dans la vie des affaires. L’ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrée impose aux entreprises de maîtriser de nouveaux codes, et notamment ceux des réseaux sur lesquels nous avons encore peu de recul. Ce colloque a donc une réelle vocation scientifique et dresse le panorama des questions indispensables.

Justement, quelles sont ces questions ? Préoccupent-elles les entreprises ?

Ce sont des questions juridiques, du type « Ma marque est contrefaite par un nom de domaine, que faire ? », « On a détourné mon logo (ou mon identité) sur un réseau social, comment dois-je réagir ? », « Quel niveau de confiance accorder aux informations que je lis sur telle page? »…

Il y a actuellement 500 millions de comptes ouverts sur Facebook, sans compter les autres réseaux (plus de 500 dans le monde) et près de 200 millions de noms de domaine enregistrés. Le sujet est donc « brûlant » pour les entreprises : elles doivent mettre en place les actions préventives et curatives qui leur permettront, en protégeant leur nom, de maîtriser leur identité numérique.

Un rendez-vous à ne pas manquer donc ?

En effet, à problèmes nouveaux, solutions nouvelles. Lors du colloque interviendront des juristes (avocats, conseils, universitaires…) et des experts métiers, qui proposeront des stratégies concrètes pour sécuriser l’activité des entreprises sur Internet et empêcher les détournements de marque.

Actuellement, de trop nombreuses marques sont encore mal protégées sur Internet. En outre, les anciennes stratégies de défense sont insuffisantes. Un nouveau cadre de protection est donc à construire pour permettre aux entreprises d’évoluer sereinement sur l’Internet de demain.

RENDEZ-VOUS LE 19 OCTOBRE 2010 !
Nombre de places limité, cliquez ici pour vous inscrire.

Champions du monde … des marques

C’est officiel, les français sont champions du monde des marques. J’ai eu l’occasion de l’entendre de la bouche même de Benoît BATISTELLI, le Directeur Général de l’INPI, à l’occasion de la Conférence-Débat sur les actifs immatériels de l’État organisée par l’APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l’État).

A ce jour, près de 2 millions de marques françaises seraient en vigueur. En 2009, 80.000 marques ont été enregistrées. Ceci marque une progression de +10% par rapport à 2008, et ce malgré un contexte économique pour le moins turbulent.

Les résultats 2010 sont encore plus surprenants puisque le premier semestre affiche une insolente progression de +25% par rapport au premier semestre 2009.

Bravo donc au dynamisme français en la matière. Pour ma part, j’attends avec impatience le jour où il y aura plus de noms de domaine en .FR que de marques INPI.

A bon entendeur …

Ordonnance #3 : Les WIPO’biotiques c’est pas automatique ?

Le cybersquatting a-t-il une origine virale ou bactérienne ? (ndlr: utiliser la voix de Fabrice LUCHINI pour prononcer cette question permet de prendre toute la mesure de mon interrogation sur le sujet …)

La question n’est pas tranchée et ne semble pas forcément susciter grand intérêt du côté des chercheurs. Comme toujours, mes patients victimes de maladies orphelines (c’est tellement plus commun une procédure de licenciement économique …) se retrouvent donc livrés à eux-mêmes face à pléthore de praticiens plus ou moins habiles.

L’antibiotique en cas de cybersquatting s’appelle UDRP. Cela signifie « Urgent De Récupérer la Propriété » ou encore « Uniform Dispute Resolution Policy ». C’est le genre de cachet qu’on te donne assez régulièrement en cas de présence d’un agent infectant d’origine bactérienne, y compris de récidive.

Phénomène conjoncturel lié à la crise ou réel besoin sanitaire, force est de constater, rapport de l’OMPI à l’appui, que le recours à l’UDRP décline de 10% en un an !

Je ne m’attarderai pas sur les commentaires de l’OMPI quant à l’intérêt (ou la couleur … !) de la procédure UDRP en matière de résolution des litiges … à l’exception peut-être de l’ouverture magistrale de M. Francis GURRY, Directeur Général de l’OMPI, qui souligne « en particulier l’intérêt d’une méthode de type UDRP pour régler les litiges découlant d’une série d’abus d’identité sur l’Internet, notamment sur les sites de socialisation (ndlr : Facebook, Twitter …), les plates-formes d’enchères et les moteurs de recherche ».

Ca y est, nous y sommes, la révolution que je prédisais depuis des années est confirmée dans un rapport officiel surmonté d’une étoile de sheriff : nous sommes en 2010, la propriété intellectuelle est KO debout et l’entreprise, nostalgique de son Kbis et de sa marque INPI, ne maîtrise plus le périmètre de son identité, Internet 2.0 oblige.

J’aurai le plaisir de vous livrer dès cette semaine l’avis de mon confrère et ami Alexandre NAPPEY sur le caractère indispensable de la procédure UDRP.

Mais avant cela, j’ai souhaité m’attarder sur quelques chiffres du dernier rapport de l’OMPI :

– Baisse du nombre de plaintes de 10% entre 2008 et 2009,

– 17.000 plaintes déposées en 10 ans portant sur 31.000 noms de domaine, dont 2.107 plaintes en 2009 portant sur 4.688 noms de domaine,

– 87% des litiges portent sur des gTLD (cf. graphique),

– Les principaux déposants de plaintes UDRP : Etats-Unis, France, Royaume-Uni,

– Les principaux défendeurs : Etats-Unis, Royaume, Chine,

– 310 experts de 46 pays différents sont intervenus.

Part des TLD génériques dans les litiges relatifs aux noms de domaine administrés par l’OMPI (2009)

Peut-on parler de renversement de tendance dans l’utilisation (ou l’utilité) de la procédure UDRP ?

La médecine douce n’aurait-elle pas une place plus importante à prendre dans la résolution des litiges en matière de noms de domaine ? Éléments de réponse dès cette semaine …